Apenas critério de anterioridade de nome empresarial não anula registro de marca

O critério de anterioridade do nome empresarial, isoladamente, não é suficiente para anular o registro de uma marca, ainda mais quando as empresas homônimas atuam em ramos diferentes, e a autora da ação tem apenas a proteção estadual da marca. Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou recurso movido por uma empresa de chocolates de Santa Catarina para impedir outra companhia, de São Paulo, que atua no setor de carnes e laticínios, de usar o nome Franz como marca. A relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que ambas as empresas, recorrida e recorrente, atuam em segmentos alimentícios diferentes e deve ser aplicado ao caso o princípio da especialidade, segundo o qual marcas idênticas ou semelhantes podem coexistir, desde que identifiquem produtos suficientemente distintos e insuscetíveis de provocar confusão ou associação. “A firme orientação desta corte é no sentido de que a proibição legal contida no artigo 124, V, da Lei 9.279/1996 deve ser interpretada à luz do artigo 1.166 do Código Civil, de modo que o nome empresarial anterior somente poderá impedir o uso ou registro de marca idêntica ou semelhante no mesmo ramo de atividade se houver coincidência no tocante ao âmbito geográfico de exploração das atividades ou se o nome empresarial anterior houver sido estendido para todo o território nacional”, destacou a ministra. Desde a sua fundação, em 1995, a empresa catarinense utiliza o nome Franz, em alusão ao seu fundador. A empresa buscou anular o registro da marca Franz Alimentos, de titularidade de empresa que também possui um sócio com sobrenome Franz, constituída em 1996 e que teve os registros da marca Franz Alimentos concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) em 2007. No acórdão recorrido, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região salientou que, ao contrário da marca, o nome empresarial, em regra, não tem proteção nacional, limitando-se ao estado onde se efetuou o arquivamento dos atos constitutivos da empresa. Consequentemente, continuou a corte, apenas o critério cronológico não é suficiente, tendo em vista que a autora não estendeu a proteção de seu nome territorialmente a todo o país. No STJ, Nancy Andrighi explicou que antiga jurisprudência da corte adotava o entendimento de que apenas o critério de anterioridade seria suficiente para o impedimento de registro de marca idêntica ou semelhante. Entretanto, afirmou, essa concepção deixou de prevalecer no tribunal, especialmente após o artigo 1.166 do Código Civil de 2002 entrar em vigor. O dispositivo assegura exclusividade para uso do nome empresarial somente nos limites do estado em que foi registrado. A relatora destacou ainda que não há aproveitamento parasitário de quaisquer das partes, visto que as litigantes convivem harmoniosamente desde as suas respectivas constituições sem que se tenha notícia de confusão entre os consumidores. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ. Clique aqui para ler o acórdão. REsp 1.673.450

INPI deve anular registro de marca com imitação ideológica

A Terceira Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) restabeleceu sentença de primeiro grau e confirmou que o ato administrativo do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) que concedeu o registro da marca Megafral deve ser anulado. Apesar de considerar Megafral uma marca evocativa (que apenas faz lembrar algo), o colegiado decidiu que a empresa responsável deve ser proibida de utilizá-la, por se tratar de imitação ideológica. As marcas Megafral e Bigfral estavam sendo utilizadas para a comercialização de fraldas descartáveis. De acordo com os autos, a empresa responsável pela Bigfral alegou que a substituição do prefixo “Big” por “Mega” não seria suficiente para afastar a ilegalidade do registro da concorrente. Ademais, a Lei de Propriedade Industrial (LPI) estabeleceu que fica impedido o registro da marca quando ocorre a “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”. Além de reproduzir a mesma ideia transmitida por outra marca anteriormente registrada, a imitação ideológica caracteriza-se pela atuação das empresas no mesmo segmento mercadológico, o que pode levar o consumidor à confusão ou à associação indevida, conforme prevê o artigo 124, XIX, da LPI. Pedido de nulidade O STJ acolheu o pedido da Bigfral e condenou a proprietária da concorrente, a se abster de usar a marca Megafral, sob pena de multa de RS 10 mil por dia. No entanto, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reformou a sentença e julgou improcedente o pedido de nulidade, por considerar que a marca Megafral é composta por termos de uso comum e evocativos. Em recurso especial, a dona da Bigfral alegou violação dos artigos 124, VI e XIX, e 129 da LPI. Tutela das marcas A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que, “contrapondo-se as marcas em questão, a conclusão inafastável é no sentido do reconhecimento da existência de sensível afinidade ideológica entre elas (pois transmitem a ideia de fralda grande), o que pode implicar associação indevida por parte do público consumidor, de modo que o registro concedido ao recorrido deve ser invalidado, por malferimento ao artigo 124, XIX, da LPI”. Segundo a ministra, a proteção marcária busca distinguir um determinado produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, mas de origem diversa. Nancy Andrighi esclareceu que não é preciso haver efetivo engano dos consumidores para ocorrer a tutela da marca. Ao dar provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de primeiro grau e determinar a incidência da multa, a relatora ressaltou que o caso em análise se diferencia de outros precedentes do STJ referentes às marcas evocativas. “Ainda que a marca Bigfral possa ser considerada evocativa, tal fato não retira (ao contrário do que entendeu o tribunal de origem) o direito de seu titular, detentor de registro anterior, de se opor ao uso não autorizado de marca que transmita ao consumidor a mesma ideia acerca do produto que designa”, concluiu.